Законом Республики Беларусь от 09.07.2012 N 388-З «О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам аренды, залога, создания и деятельности финансово-промышленных групп» (далее — Закон N 388-З) <1> изменены и дополнены различные нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК). При этом одна из норм Закона N 388-З посвящена регулированию договорных отношений по поводу распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, а именно: ГК дополнен нормами, посвященными договору уступки исключительного права.
<1> Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. — 2012. — 2/1940.
Место договора уступки исключительного права в системе гражданских договоров
Анализ данной договорной конструкции необходимо начинать с общих положений. ГК устанавливает универсальную оборотоспособность объектов гражданских прав: они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным образом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте (ст. 129 ГК). Данное положение относится и к такому объекту гражданских прав, как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота.
Норма ст. 129 ГК, имеющая общий характер, дополняется положениями раздела V «Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность)» ГК. Часть первая п. 1 ст. 984 ГК содержит норму о том, что исключительные права, если иное не предусмотрено ГК или иным законом, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору. При этом законодатель не определяет содержания используемого им термина «передача», поэтому для его понимания приходится применять лингвистическое толкование. Словарь русского языка С.И.Ожегова определяет значение слова «передать» как «отдать в распоряжение, во владение другого», что дает основания рассматривать этот термин как родовое понятие, охватывающее все возможные варианты перехода права контрагенту, включая его отчуждение. В свою очередь, это не дает оснований говорить о том, что ст. 984 ГК устанавливает какие-либо ограничения свободы оборота исключительных прав.
Однако универсальная оборотоспособность исключительного права в некоторых случаях может быть ограничена нормами ГК или иного закона в отношении отдельных объектов права интеллектуальной собственности.
Оборот прав в отношении нераскрытой информации ограничен нормой части первой ст. 1012 ГК, которая предоставляет лицу, обладающему нераскрытой информацией, возможность передать все или часть сведений, составляющих содержание этой информации, только по лицензионному договору.
Ограничение оборота исключительного права на фирменное наименование установлено в ст. 1016 ГК, согласно которой отчуждение и переход права на фирменное наименование юридического лица не допускается, кроме случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия в целом, а также возможности разрешить использование фирменного наименования другому лицу на основании лицензионного договора.
Право использования географического указания (наименования места происхождения товара или указания происхождения товара) вообще изъято из оборота — согласно п. 4 ст. 1025 ГК уступка права пользования географическим указанием и предоставление права пользования им на основании лицензии не допускаются.
В качестве ограничения оборотоспособности исключительного права на товарный знак может рассматриваться норма п. 2 ст. 22 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания»), согласно которой уступка права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Исключительные права в отношении всех иных объектов интеллектуальной собственности в обороте не ограничены и соответственно могут не только передаваться другому лицу на определенный срок, но и отчуждаться. Отчуждение исключительного права возможно в отношении следующих объектов интеллектуальной собственности:
- объектов авторского права и смежных прав;
- изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем и сортов растений;
- товарных знаков и знаков обслуживания.
Действующее законодательство Республики Беларусь не предусматривает систематизированного подхода к определению форм и способов оборота исключительных прав. Однако применительно к обязательственным способам приобретения исключительного права в правовой доктрине выделяют две формы: уступка права и выдача лицензии; уступка означает безвозвратный переход права к новому правообладателю, а лицензия означает предоставление права на определенный срок.
Для обозначения сделки, при которой происходит отчуждение, т.е. безвозвратный переход исключительного права к другому лицу, отечественный законодатель традиционно использует термин «уступка».
Договор уступки давно упоминается в законодательных актах, посвященных охране отдельных объектов права интеллектуальной собственности. Так, часть первая п. 1 ст. 43 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 N 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон «Об авторском праве и смежных правах») предусматривает, что «по договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) отчуждает исключительное право на объект авторского права или смежных прав в полном объеме другой стороне на весь срок действия авторского права (смежных прав)».
Пункт 1 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 N 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее — Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы») предусматривает, что «патентообладатель может по договору уступить патент другому физическому или юридическому лицу».
Часть первая ст. 11 Закона Республики Беларусь от 13.04.1995 N 3725-XII «О патентах на сорта растений» (далее — Закон «О патентах на сорта растений») предусматривает, что «право на патент и право на использование сорта, вытекающие из патента, могут быть переданы по договору об уступке патента … любому гражданину или юридическому лицу».
Норма части первой ст. 7 Закона Республики Беларусь от 07.12.1998 N 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (далее — Закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем») предусматривает, что исключительное право на использование топологии может быть передано автором или иным правообладателем полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору; при этом договор уступки определяется как договор, по которому происходит передача исключительного права на использование топологии полностью.
Пункт 1 ст. 22 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» предусматривает, что «право на товарный знак может быть уступлено владельцем товарного знака по договору организации или гражданину в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован».
Несмотря на такое широкое применение договора уступки, ГК до настоящего времени не называл этот тип договора.
Давая общую характеристику анализируемому договору, можно сказать о том, что уступка исключительного права выполняет в гражданском обороте функцию, аналогичную той, что выполняет купля-продажа применительно к вещам. В то же время между объектами договора уступки и купли-продажи существуют принципиальные различия; исключительное право нельзя даже с определенной долей условности приравнять к вещи, поскольку объект исключительного права имеет нематериальный характер. Безусловно, для более адекватного отражения сути данного договора его следовало бы именовать договором об отчуждении исключительного права; однако в дальнейшем мы будем придерживаться терминологии, выбранной законодателем.
Итак, с точки зрения теоретических построений договор уступки должен оформлять отчуждение исключительного права. Насколько четко эта конструкция реализована в законодательстве?
Для отграничения договора уступки от лицензионного договора Законом N 388-З п. 3 ст. 984 ГК дополнен частью второй, согласно которой «к договору, предусматривающему передачу исключительных прав другому лицу в полном объеме на весь срок действия исключительного права, применяются правила о договоре уступки исключительного права (статья 984-1)». В результате критерием для отграничения сферы применения договора уступки исключительного права от лицензионного договора становится срок, на который передается исключительное право: правила о лицензионном договоре применяются к договору, предусматривающему предоставление исключительного права на определенное время, а правила о договоре уступки — к договору, предусматривающему передачу исключительного права на весь срок его действия.
Недостаток примененной законодателем конструкции состоит в том, что ограниченный срок, на который по договору передается исключительное право, может равняться сроку действия этого права. Например, стороны могут заключить лицензионный договор, предусматривающий предоставление лицензиату права пользования запатентованным изобретением на весь срок действия патента. При этом исключительное право, обеспечиваемое патентом, в случае заключения договора исключительной лицензии будет передаваться лицензиату «в полном объеме».
В то же время между лицензионным договором и договором уступки имеется принципиальное различие, состоящее в том, что в рамках лицензионного договора основанием для обладания правом является действующий договор, прекращение которого по любому основанию влечет прекращение этого права у лицензиата. Заключив договор уступки исключительного права, лицо становится самостоятельным правообладателем и может лишиться этого права лишь в связи с недействительностью заключенного договора.
Таким образом, можно говорить о том, что отечественный законодатель не только не провел четкого разграничения между двумя договорными типами, а, скорее, усложнил решение этой задачи. Поэтому исправлять недоработку законодателя придется на практике и сторонам, заключающим договор уступки, необходимо будет четко оговаривать, что речь идет именно об отчуждении права.
Существенные условия договора уступки исключительного права
Согласно части первой п. 1 ст. 402 ГК любой договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. Именно поэтому определение перечня существенных условий имеет ключевое значение для юридической характеристики конкретного договорного типа.
Существенным условием договора в силу нормы ст. 402 ГК является его предмет. Как уже отмечалось, для договора уступки таковым является отчуждаемое исключительное право на определенный объект интеллектуальной собственности.
Несмотря на то что в литературе было высказано достаточно много предложений о возможном наборе существенных условий договора уступки, законодатель ограничился упоминанием только одного: в качестве существенного условия норма п. 2 ст. 984-1 ГК называет альтернативное условие — договор должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность договора. Как следствие, договор, не содержащий условие о его безвозмездности и при этом не содержащий условий о размере или порядке определения размера вознаграждения, должен признаваться незаключенным.
Предусмотренная законодателем возможность заключения договора уступки исключительного права на безвозмездной основе вызывает вопросы о его применении в отношениях между субъектами хозяйствования. Сразу же вспоминается норма ст. 546 ГК, которая запрещает дарение между коммерческими организациями. Однако в связи с включением в ГК норм, посвященных договору уступки, он становится самостоятельным договорным типом, в отношении которого указанное ограничение не применяется. Думается, законодателю следовало учесть это обстоятельство и специально оговорить недопустимость заключения договора уступки исключительного права между коммерческими организациями на безвозмездной основе.
А вот требования, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 N 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи», должны соблюдаться, поскольку безвозмездное отчуждение исключительного права, которое по своей природе является правом имущественным, соответствует данному в Указе определению спонсорской помощи.
Форма договора
Для договора уступки исключительного права п. 3 ст. 984-1 ГК предусматривает письменную форму. Кроме того, согласно данной норме договор уступки исключительного права подлежит регистрации «в случаях, предусмотренных законодательными актами».
Необходимость регистрации таких договоров очевидна, поскольку ее целью является пресечение возможных злоупотреблений патентообладателя (владельца свидетельства) в форме многократной продажи одного и того же патента (свидетельства). Кроме того, регистрация договоров уступки исключительного права, основанного на патенте (свидетельстве), необходима приобретателям для того, чтобы удостовериться в действительности получаемых прав на объекты интеллектуальной собственности, узнать, обременен ли патент (свидетельство) ранее заключенными лицензионными договорами и др.
Действующее законодательство предусматривает обязательную регистрацию договоров уступки исключительного права в следующих случаях:
- Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» в п. 6 ст. 36 предусматривает, что договор уступки патента регистрируется в патентном органе в порядке, определяемом законодательством, если иное не установлено законодательными актами, и без такой регистрации считается недействительным;
- Закон «О патентах на сорта растений» в ст. 11 устанавливает, что право на патент и право на использование сорта, вытекающие из патента, могут быть переданы по договору об уступке патента, при этом такой договор регистрируется в патентном органе и без регистрации считается недействительным;
- Закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем» в части первой ст. 7 устанавливает, что договор передачи исключительного права на использование топологии полностью (договор уступки права на топологию) регистрируется в патентном органе и без регистрации считается недействительным;
- Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания» в ст. 24 предусматривает в отношении договора уступки права на товарный знак не регистрацию, а уведомление патентного органа о заключении такого договора, отсутствие которого не влияет на действительность договора. Однако новая редакция ст. 24 этого Закона <2>, вступающая в действие с 15 января 2013 г., устанавливает, что договор уступки права на товарный знак подлежит регистрации в патентном органе и без такой регистрации считается недействительным.
<2> Изменения вносятся Законом Республики Беларусь от 09.07.2012 N 389-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности».
Процедура регистрации не предусмотрена в отношении заключаемых договоров уступки исключительных авторских и смежных прав, для которых согласно норме п. 3 ст. 43 Закона «Об авторском праве и смежных правах» предусмотрена простая письменная форма, несоблюдение которой влечет последствия, предусмотренные п. 1 ст. 163 ГК: невозможность ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. Однако с вступлением в действие нормы ст. 984-1 ГК несоблюдение простой письменной формы данного договора будет влечь его недействительность.
Значение приведенной выше нормы ст. 984-1 ГК состоит в том, что она прямо предусматривает последствие несоблюдения требования о регистрации договора, а именно его недействительность. В силу нормы ст. 169 ГК такой договор является ничтожным. И если ранее могли возникать сомнения о соответствии норм специальных законов, устанавливающих недействительность договоров в отсутствие регистрации, нормам ГК, который предусматривал только последствия несоблюдения требования о государственной регистрации договора, то включение данной нормы в ГК устраняет это несоответствие, вводя наряду с государственной регистрацией сделок специальную регистрацию договоров, предметом которых является уступка исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Заметим, что в отношении лицензионных договоров данное правило в ГК не закреплено, что дает основания по-прежнему сомневаться в возможности применения норм специальных законов, устанавливающих недействительность незарегистрированных лицензионных договоров в связи с их несоответствием нормам ГК.
Права и обязанности сторон договора
Безусловно, для любого гражданского договора особое значение имеет определение прав и обязанностей сторон. Сами стороны договора законодателем не названы, и только в отношении стороны, передающей принадлежащее ей исключительное право, в качестве пояснения использован термин «правообладатель». Поэтому исходя из сути договора уступки исключительного права его стороны можно условно называть «правообладатель» и «приобретатель».
К сожалению, законодатель, формулируя нормы, относящиеся к договору уступки исключительного права, не предусмотрел каких-либо норм, определяющих права и обязанности сторон этого договора. Поэтому для решения этого вопроса необходимо ориентироваться на договоренность сторон, а в ее отсутствие прибегать к аналогии закона (ст. 5 ГК). В связи с этим особое значение имеет норма п. 4 ст. 424 ГК, согласно которой общие положения о купле-продаже применимы к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. Поэтому попробуем, используя этот принцип, определить права и обязанности сторон договора уступки исключительного права.
Правом правообладателя в возмездном договоре уступки исключительного права является право получить предусмотренное договором вознаграждение от приобретателя.
Основной обязанностью правообладателя является обязанность осуществить отчуждение определенного в договоре права. Норма статьи 984-1 ГК сформулирована по модели реального договора, что выражается в формулировке «сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право». Однако правила ст. 403 ГК, определяющие момент заключения реального договора, не применимы по определению, поскольку выступающее в качестве предмета договора исключительное право не является имуществом.
Отчуждаемое право должно быть действительным — патент или свидетельство должны действовать, а произведение, исполнение или фонограмма — охраняться законом. Неисполнение этого обязательства дает приобретателю право отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. В данном случае по аналогии применима норма ст. 433 ГК.
Вопрос о возможных обременениях уступаемого исключительного права требует более детального рассмотрения. Уступаемое право должно быть свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился приобрести право, обремененное правами третьих лиц, — данное правило, предусмотренное ст. 430 ГК для договора купли-продажи, может применяться к договору уступки исключительного права по аналогии и означает, что уступаемое право принадлежит только правообладателю, в отношении этого права нет обязательств, вытекающих из ранее заключенных лицензионных (авторских) договоров, это право не заложено, не внесено в качестве вклада в уставный фонд коммерческой организации и т.п. Неисполнение правообладателем этого обязательства дает приобретателю право на основании ст. 430 ГК требовать уменьшения цены либо расторжения договора, за исключением случаев, когда будет доказано, что приобретатель знал или должен был знать о правах третьих лиц в отношении уступаемого права. Приобретатель может согласиться приобрести право, обремененное обязательствами; в этом случае произойдет правопреемство, — приобретатель станет стороной договоров, ранее заключенных правообладателем. В то же время данное правило, очевидно, требует специального закрепления в законодательстве применительно к отчуждению исключительного права.
С переходом исключительного права к приобретателю переходят все обязанности и риски, связанные с данным правом, — обязанности по уплате патентных пошлин за поддержание патента (свидетельства) в силе, использование товарного знака для сохранения в силе его регистрации и т.п., а также все риски, связанные с возможным досрочным прекращением права, за исключением тех случаев, когда за прекращение права несет ответственность прежний правообладатель.
Обязанности правообладателя предоставить исключительное право, действительное и свободное от притязаний третьих лиц, корреспондирует право приобретателя это право в таком виде принять.
Основной обязанностью приобретателя является обязанность уплатить определенную договором цену. Законодатель требует от сторон договора, если он является возмездным, установить размер вознаграждения или порядок его определения. Тем самым вопрос о способах и порядке выплаты вознаграждения фактически отдан на усмотрение сторон договора. Практике известны случаи, когда заключаемый договор уступки патента предусматривает обязанность покупателя выплачивать продавцу вознаграждение в виде процента от стоимости изготовленной с использованием запатентованного изобретения продукции в течение всего срока действия патента, и такое условие не вступает в противоречие с нормами гражданского законодательства. Стороны договора уступки исключительного права могут в договоре также предусмотреть обязанности приобретателя, касающиеся осуществления прав на данный объект интеллектуальной собственности.
В вопросе об ответственности за неисполнение обязательств по договору уступки исключительного права следует, в первую очередь, руководствоваться нормами договора. Если же эти нормы отсутствуют, следует в зависимости от характера договора (возмездный или безвозмездный) руководствоваться нормами главы 30 «Купля-продажа» ГК или главы 32 «Дарение» ГК. Если провести аналогии между исключительным правом, отчуждаемым по договору уступки, и товаром, передаваемым по договору купли-продажи, получится следующее. Поскольку основным обязательством правообладателя является отчуждение исключительного права в пользу приобретателя, ответственность правообладателя связана с возможными недостатками этого права. Применительно к исключительному праву его недостатками могут быть как досрочное прекращение права, так и оспаривание принадлежности права третьими лицами. Однако эти правила также следовало бы закрепить законодательно, в том числе определить сроки, в течение которых лицо, приобретающее исключительное право, может заявить претензии в связи с возможными недостатками или недействительностью уступаемого права.
Если уступка происходит на безвозмездной основе, правообладатель по договору уступки исключительного права не несет ответственности за недостатки предоставленного права — это вытекает из установленного законодателем ограничения ответственности дарителя за недостатки дара (ст. 551 ГК).
Основным обязательством приобретателя является уплата определенной договором цены. Поэтому и ответственность приобретателя наступает в соответствии с общими правилами: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данного обязательства правообладатель вправе потребовать возмещения убытков, взыскания предусмотренной договором неустойки, а также взыскания процентов в соответствии со ст. 366 ГК.
Переходные положения
Закон N 388-З вступает в силу с 18 января 2013 г. Согласно ст. 3 Закона N 388-З его правила применяются к отношениям, возникшим после вступления его в силу. При этом законодатель специально оговаривает, что договоры, заключенные до этой даты, будут действовать на определенных в них условиях и не подлежат приведению в соответствие с новыми нормами, закрепленными в ГК.
В качестве заключения
Итак, подводя итог проведенному анализу новых норм ГК, определяющих договор уступки исключительного права, можно сделать следующие выводы.
Договор уступки исключительного права определен как самостоятельный договорный тип. Давая юридическую характеристику этому договору, мы можем определить его как договор консенсуальный, который может иметь как возмездный, так и безвозмездный характер.
Принципиально важное значение имеет четкое правило о регистрации договоров и последствиях, которые влечет отсутствие такой регистрации.
Однако целый ряд вопросов остался нерешенным. Во-первых, законодатель крайне неудачно определил предмет этого договора, создав проблемы для разграничения сферы применения договора уступки исключительного права и лицензионного договора. Во-вторых, отсутствие норм, определяющих права и обязанности сторон договора, а также ответственность за их нарушение, заставляет прибегать к аналогии закона, а также смещает регулирование отношений сторон договора уступки исключительного права в сторону договорного регулирования.
Иными словами, нормы, включенные в ГК в целях регулирования договора уступки исключительного права, недостаточны, и законодателю со временем придется еще раз вернуться к этому вопросу.