Лицензионный договор — это соглашение, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования объекта интеллектуальной собственности. Это может быть программа для ЭВМ, база данных, товарный знак, изобретение или полезная модель.
В договоре должны быть согласованы условия, которые закон называет существенными (ст. 1235 ГК РФ). Если их нет, договор считается незаключенным.
Для профессиональной разработки лицензионных договоров и сопровождения сделок с интеллектуальной собственностью обратитесь к юристам OCTOLEX
Существенные условия лицензионного договора
- Предмет договора. В договоре нужно указать, какой именно объект интеллектуальной собственности передается. Если это товарный знак, указывается номер свидетельства и классы МКТУ. Если программа для ЭВМ — достаточно указать ее наименование и версию. Для товарного знака указание номера свидетельства обязательно.
- Нужно четко определить, что именно лицензиат вправе делать с объектом. Для ПО это может быть установка, запуск, копирование в пределах лицензии. Для товарного знака — размещение на товарах, этикетках, в рекламе.
- Если договор возмездный (а он предполагается таковым, если в нем прямо не указано иное), нужно согласовать размер вознаграждения или порядок его определения. Без этого условия договор не заключен. Исключение: правило о цене по аналогии (п. 3 ст. 424 ГК РФ) здесь не применяется, поскольку каждый объект интеллектуальной собственности уникален.
Срок действия договора
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Если в договоре указан более длительный срок, он считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.
Регистрация в Роспатенте
Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Без регистрации договор считается ничтожным он не порождает правовых последствий для сторон. Это прямое требование ст 1232 ГК РФ.
В отношении программ для ЭВМ ситуация иная. Исключительное право на программу возникает в силу ее создания, без какой-либо регистрации (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Государственная регистрация в Роспатенте носит добровольный характер. Поэтому лицензионный договор на ПО не требует обязательной регистрации и считается заключенным с момента его подписания сторонами.
Ответственность
За просрочку выплаты вознаграждения по лицензионному договору закон устанавливает специальные последствия. Если лицензиат существенно нарушил обязанность по выплате вознаграждения в установленный срок, лицензиат вправе отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. Договор прекращается по истечении 30 дней с момента получения уведомления об отказе, если за это время лицензиат не погасил задолженность.
Риски и судебная практика
Если договор не содержит всех существенных условий, он может быть признан незаключенным. Например, в одном из дел суд отказал в признании договора заключенным, поскольку в нем отсутствовало указание на конкретный результат интеллектуальной деятельности, право на который передавалось.
Суды также обращают внимание на добросовестность сторон. Если лицензиат принял исполнение по договору и пользовался объектом, он не вправе впоследствии заявлять о его незаключенности — это противоречит принципу добросовестности.
Неиспользование объекта по возмездному лицензионному договору не освобождает от обязанности выплачивать вознаграждение, если иное не предусмотрено договором.
Для коммерциализации ПО и товарных знаков
Лицензионный договор — основной инструмент для передачи прав на ПО и товарные знаки. Например, разработчик ПО может предоставить пользователям право установки и запуска программы. Владелец товарного знака — разрешить его использование на товарах и в рекламе.
Практические рекомендации:
- Включайте в договор все существенные условия: предмет, способы использования, вознаграждение.
- Для товарного знака обязательно указывайте номер свидетельства и классы МКТУ.
- Регистрируйте договор на товарный знак в Роспатенте.
- Для ПО регистрация договора не требуется, но стоит описать способы использования максимально подробно.
- Закрепите последствия неисполнения обязательств, включая право на односторонний отказ при просрочке оплаты.