Нельзя переоценивать территориальность исключительных прав на товарный знак. Независимость национально-правовых систем охраны товарных знаков обозначена в ст. 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности” (заключена в г.Париже 20.03.1883) (далее – Парижская конвенция). Однако правила указанной статьи не предполагают, что можно свободно использовать обозначения, охраняемые в иностранных государствах в качестве товарных знаков, при отсутствии соответствующей регистрации в Республике Беларусь (национальной или международной). Пункт 3 ст. 6 Парижской конвенции, который гласит: “Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения”, всего лишь означает, что наличие, срок действия, продление, признание недействительной регистрации и другие аналогичные вопросы правового режима знака в одном государстве сами по себе никак не влияют на правовой режим товарного знака в другом государстве.
В законодательстве Республики Беларусь об охране товарных знаков есть ряд правил, которые в совокупности создают благоприятные условия для недобросовестной регистрации товарного знака (например, в смысле формулировки п. 3 ст. 6-bis Парижской конвенции). К основным из них отнесем:
- решение вопроса о признании знака общеизвестным в административном порядке, что существенно затягивает процесс защиты прав в порядке судебного производства;
- возможность подачи заявки гражданином, т.е. лицом, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность.
В результате нет серьезных препятствий для регистрации в Республике Беларусь в качестве товарных знаков обозначений, получивших определенную известность в международном коммерческом обороте благодаря целенаправленным действиям другого лица по созданию репутации и продвижения соответствующей маркировки на рынке.
Ничего хорошего в такой ситуации ни для Республики Беларусь в целом, ни для правообладателей, ни для конечных потребителей товаров нет. Территориальное действие законов о товарных знаках не означает, что предоставление правовой охраны товарному знаку в иностранных государствах вообще не имеет никакого значения. Нельзя признать справедливой и допустимой ситуацию, когда лицо, приложившее усилия и вложившее средства в товарный знак, придя на рынок иностранного государства, столкнется с требованием выкупить у него исключительные права на это обозначение. Мы не будем в настоящей статье делать выводы о целесообразности изменения белорусского законодательства о товарных знаках. Однако настоятельно порекомендуем воздерживаться от такой практики.
Выстраивая отношения с иностранным поставщиком товара, необходимо установить владельца используемых в этом товаре товарных знаков и решить с ним вопросы правомерного использования соответствующих обозначений.
Простым и ясным решением вопроса о предоставлении прав на товарный знак в международном коммерческом обороте является следующая последовательность действий:
- регистрация (национальная, региональная, международная) товарного знака и получение в результате этого правовой охраны в одном или нескольких государствах;
- заключение соглашения о передаче прав на товарный знак в отношении соответствующей территории одного или нескольких государств.
На практике отношения в рассматриваемой области складываются намного сложнее под влиянием следующих факторов:
- практика распространения товаров в международном коммерческом обороте осуществляется гораздо более быстрыми темпами, чем процесс оформления прав на товарные знаки. Прежде чем будет подана заявка и произведена регистрация для территории какого-либо государства (на это уйдут годы), производитель / правообладатель будет стремиться получить прибыль от распространения своих товаров в этом государстве и придет сам или при посредничестве других лиц на рынок этого государства. В свою очередь лица-посредники, которым по договору передаются права производить, продавать, распространять товары с определенной маркировкой (франчайзинг, дистрибьюторство, дилерство и др.), также не будут откладывать свою деятельность до момента оформления прав на соответствующее обозначение в качестве товарного знака в государстве, где они действуют;
- несовпадение оснований для предоставления правовой охраны товарным знакам и другим средствам индивидуализации в Республике Беларусь и иностранных государствах. Иностранные контрагенты могут предложить белорусским лицам заключение договора в отношении объекта, охраняемого в иностранном государстве, без наличия регистрации в Республике Беларусь с территориальным охватом Республики Беларусь. Надо понимать, что такой строгий, формализованный подход к основаниям предоставления охраны (национальная / международная регистрация, административные процедуры признания знака общеизвестным), какой принят в Республике Беларусь, не принят во многих странах. Причем в странах, где основы правовой охраны товарных знаков в целом исходят из тех же принципов, что и основы в Республике Беларусь, предоставление охраны товарным знакам только на основе регистрации сбалансировано путем учета интересов участников коммерческого оборота, использующих разного рода обозначения. Так, во Франции согласно ст. L712-1 Кодекса интеллектуальной собственности 1992 года (далее – КИС) исключительные права на товарный знак должны приобретаться только через регистрацию. Однако по ст. L711-4 КИС товарные знаки не могут нарушать более ранние права, которые могли возникнуть на разного рода обозначения, используемые в коммерции: название, стиль компании, торговое имя, вывеска и др. Кроме того, общеизвестность знака во Франции решается в судебном порядке. В России, где регистрация является обязательным условием правовой охраны товарных знаков и установлен административный порядок признания знака общеизвестным, положения части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации регулируют предоставление правовой охраны без обязательной государственной регистрации специфическому объекту интеллектуальной собственности – товарному знаку (ст. 1538 – 1541). Таким образом, составляя свое представление о правилах международной охраны интеллектуальной собственности, определяя предмет и условия международного договора о передаче прав интеллектуальной собственности, не следует исходить только из правил отечественной правовой системы.
Самое главное в товарном знаке – это обозначение, которое состоит из одного или нескольких элементов. Независимо от того распространяются на это обозначение исключительные права или нет, оно помещается на товарах и другим образом используется в коммерческой деятельности. Как расценить договор, предусматривающий, что права на товарный знак, зарегистрированный в одном государстве, передаются за рамки его территории? С формально-юридической точки зрения это неверно. Если исключительных прав на данный конкретный объект интеллектуальной собственности, в частности на товарный знак, зарегистрированный в ведомстве государства X, для территории государства Y нет, то и передать их нельзя. Передавать надо права на объект интеллектуальной собственности, который охраняется по праву государства Y, где он будет использоваться.
Вместе с тем не стоит делать скоропалительный вывод о недействительности договора, предусматривающего передачу прав на товарный знак, зарегистрированный в одном государстве, за рамки его территории. Интенсивность современного международного коммерческого оборота зачастую не оставляет достаточно времени для того, чтобы учесть все нюансы территориального характера прав интеллектуальной собственности в соглашениях, которые в целом посвящены другим вопросам, в частности производству или распространению товаров (договоры, заключаемые в ходе компенсационных закупок и агентирования, договоры дистрибьюторства и дилерства и др.).
Современное международное коммерческое право нацелено на сохранение договора и договорных отношений. В частности, это следует из ст. 1.7, 1.8, 4.1, 4.8, 5.1.3, 5.1.4 и целого ряда др. положений Принципов международных коммерческих договоров (далее – Принципы УНИДРУА) <1>. Принципы УНИДРУА не являются обязательным к применению источником права: это всего лишь документ международной организации. Однако в Принципах УНИДРУА подробно изложены правила, которые могут быть рассмотрены в качестве широко признанных обычаев международного коммерческого оборота, и в судебной и арбитражной практике этот документ получил широкое международное признание.
<1> Ссылка дана на Принципы УНИДРУА в третьей редакции – Принципы УНИДРУА 2010 года.
Если в договоре предусмотрена передача прав на обозначение, неохраняемое в качестве товарного знака в момент заключения договора в каком-либо государстве, для территории этого государства, но сам объект описан как зарегистрированный товарный знак в другом государстве, то предмет такого договора надо понимать как передачу исключительных прав на использование обозначения в той правовой форме и при соблюдении тех условий, которые предусмотрены правом государства территории договора. Указание в договоре на товарный знак, зарегистрированный в ведомстве государства, не относящегося к территории договора, а также ссылку на свидетельство о государственной регистрации следует воспринимать как конкретизацию того, о каком именно обозначении идет речь. Выбор применимого права в договоре (например, по смыслу ст. 1124 и п. 2 ст. 1132 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)) распространяется только на права и обязанности сторон по договору, т.е. договорные обязательства друг перед другом. Важно понимать, что стороны не могут выйти за эти вопросы, в частности они не могут обойти нормы публичного порядка и императивные нормы (в ГК этим вопросам посвящены ст. 1099 и 1100, соответствующие положения есть в других источниках международного частного права).
Стороны договора о передаче прав интеллектуальной собственности не могут сделать выбор применимого права по вопросам охраны и защиты исключительных прав. Предположим, территорией договора указаны страны – члены Европейского союза (ЕС) и нет регистрации в Ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке (Office for Harmonization in the Internal Market) (далее – ВГВР). В таком случае стороны договора не могут выбрать применимым правом право ЕС и сослаться на Регламент Совета ЕС 207/2009 от 26.02.2009 о ТЗС (далее – Регламент 207/2009) ни по вопросам охраны и защиты, ни по договорным обязательствам (например, на ст. 16, 17, 18, 22 Регламента 207/2009).
При рассмотрении спора отсылка в договоре о передаче прав на товарный знак, зарегистрированный в одном государстве, к праву государства, где нет регистрации товарного знака, может получить разную оценку. Допустим, выбор сделан в пользу государства, где охрана товарному знаку предоставляется в результате использования. Если обозначение, указанное в договоре, подпадает под признаки этого объекта (обычно ставится условие о том, что товарный знак должен получить известность в определенных кругах потребителей, бизнес-сообщества и пр. благодаря коммерческому использованию), то суд может применить нормы, регулирующие договоры о передаче прав на товарные знаки. Если не подпадает, то суд может выяснить, о каком объекте интеллектуальной собственности и о передаче каких прав идет речь по праву государства территории договора, т.е. выяснить реальные намерения сторон при заключении договора (в частности, как это предусмотрено правилами главы 4 Принципов УНИДРУА), и применить нормы иностранного права о передаче прав на этот объект интеллектуальной собственности. Вместе с тем велика вероятность того, что суд вообще может расценить соглашение об автономии воли несостоявшимся.
Проблемы коллизионного регулирования довольно сложны в понимании. Их можно и не обозначать в договоре. Однако, во-первых, вопрос выбора применимого права может поставить суд или другой орган, рассматривающий спор (например, арбитраж), поэтому целесообразно хотя бы предвидеть, каким образом может быть решен этот вопрос; во-вторых, правовое регулирование договорных отношений в области интеллектуальной собственности в Республике Беларусь еще не получило существенного развития. Выбирая иностранное право по договорным обязательствам при передаче исключительных прав, белорусская сторона может добиться более эффективной защиты своих интересов.
Причины, по которым в практике встречаются договоры о передаче прав на товарный знак для территории, где еще не осуществлена его регистрация, кроются в том, что таким образом (несколько неверно с формально-юридической точки зрения) стороны пытаются решить важные вопросы расширения международной охраны исключительных прав. В силу этого необходимо сохранять действительность таких договоров. В договоре стороны могут принять на себя обязательства в отношении будущих действий по регистрации товарного знака и распределения прав на него. На договорной основе могут быть решены вопросы о лице, сроке, порядке осуществления регистрации и о передаче прав на заявку или зарегистрированный товарный знак. Так, договор может закреплять условие о том, что одна сторона, владелец зарегистрированного товарного знака в стране X, обязуется в определенный срок подать заявку в стране Y, пройти процедуры регистрации и передать права на заявку или зарегистрированный товарный знак другой стороне договора. Момент вступления в силу обязательств такого рода может быть обозначен датой вступления рассматриваемого договора в силу. Однако очень важно понимать, что для оформления передачи прав на заявку или товарный знак должен быть заключен другой договор и соответствующие права возникнут в момент, обозначенный в этом другом самостоятельном договоре с учетом требований, установленных в источниках права, регулирующих правила подачи заявки или осуществления регистрации.
Целесообразно выделить эти вопросы в отдельное соглашение во избежание недопонимания следующих моментов. Результаты процедур регистрации невозможно предсказать со стопроцентной уверенностью. В регистрации может быть отказано. Не исключено, что для соблюдения местных требований в обозначение придется внести изменения. Поэтому заранее передать права на товарный знак, еще не прошедший регистрацию, нельзя. В договоре о передаче прав должны быть четко определены объект и передаваемые права. Условие договора о передаче прав на товарный знак, который будет зарегистрирован, означает обязательство заключить в будущем соответствующий договор.
Решение территориальных вопросов в отношении товарного знака за рамками юрисдикции его правовой охраны имеет важное практическое значение в процессе построения производителем / правообладателем товаропроводящих сетей. В договоры дистрибьюторства и дилерства могут быть включены обязательства дистрибьютора и дилера о характере использования обозначения, включая и обязанность не регистрировать на себя товарный знак, избегать использовать свой знак на реализуемых ими товарах наряду с товарным знаком производителя товаров, а также не помещать его вместо товарного знака производителя.
Нет никаких оснований отказывать в праве создателя бренда добиваться от других лиц признания его исключительных прав на договорной основе. Монополия для какого-либо обозначения в таком случае будет признана в отношениях между конкретными лицами. Это важный момент для производителя, который, выпуская товары в оборот, в соответствии с принципом исчерпания теряет возможность запрещать использование соответствующего товарного знака или вообще не подпадает под нормы интеллектуальной собственности в государстве, где у него нет охраняемого товарного знака. Пользуясь возможностью контролировать каналы дальнейшего оборота товара, он может предпринять действия, препятствующие ослаблению своего бренда. Права интеллектуальной собственности, которые предоставляются рассматриваемому лицу по закону, дают ему право запрещать определенные действия неопределенного круга лиц. Правам, которые он предоставляет своим партнерам в договорных отношениях, соответствуют обязанности этих лиц подчиняться контролю в отношении определенного обозначения.
Возвращаясь к правильной и простой схеме предоставления прав на товарный знак в международном коммерческом обороте, которая предусматривает сначала регистрацию товарного знака, а затем заключение договора о передаче прав на него с указанием территории регистрации, отметим ряд сложных моментов, имеющих неоднозначное решение на практике.
1. Указание в договоре права использования товарного знака в сети Интернет. Возникает вопрос: подразумевается решение вопросов территории или передаваемых прав? Представляется, что второе, поскольку соотнести использование товарного знака в трансграничном пространстве, даже в географических доменах верхнего уровня, с использованием на территории конкретного государства очень сложно. При желании использовать товарный знак в сети Интернет тем или иным образом, в том числе в доменном имени, соответствующие исключительные права должны быть специально указаны в договоре. Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются непереданными, иное придется доказывать. Это основополагающее требование белорусского законодательства, закрепленное в п. 2 ст. 984 ГК, широко признано и в других странах мира.
2. Передача по одному договору прав на одно обозначение для территории нескольких государств при наличии нескольких регистраций товарного знака. Несмотря на то что обозначение и классы товаров в нескольких регистрациях могут абсолютно совпадать, с правовой точки зрения текст одного документа будет объединять несколько разных договоров. Лучшим вариантом является составление разных документов. Во-первых, для сторон, особенно для лицензиата, такое оформление договорных отношений содействует лучшему пониманию того, что передаются права на разные объекты правовой охраны, из чего соответственно проистекают различия территории, специфики передаваемых прав, срока действия прав, договорных обязательств и т.п. Во-вторых, несмотря на возможность свободного выбора применимого права для договорных обязательств сторон при передаче прав на товарный знак, императивные предписания страны, в которой товарный знак зарегистрирован, никак нельзя обойти, а они в разных юрисдикциях могут не совпадать. Представим, что в договоре предусматривается передача прав на товарный знак, зарегистрированный в Республике Беларусь и Российской Федерации. В Российской Федерации есть требование регистрации в специально уполномоченном государственном ведомстве, в Республике Беларусь – уведомления. Процедуры разные как по порядку осуществления, так и по последствиям.
3. Передача прав на товарный знак, охраняемый в результате осуществления процедур международной и региональной регистрации.
3.1. Передача товарного знака, охраняемого по системе Мадридского соглашения Всемирной организации интеллектуальной собственности “О международной регистрации знаков” (заключено в г.Мадриде 14.04.1891) (далее – Мадридское соглашение). Товарный знак, зарегистрированный по Мадридской системе, все же представляет собой совокупность национальных товарных знаков. В договоре о передаче прав на него необходимо уделить должное внимание этому обстоятельству. Во-первых, пристального внимания требует правило ст. 6 Мадридского соглашения о независимости охраны от национального товарного знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения <2>, только по истечении пяти лет с даты международной регистрации. До этого момента охрана, возникающая вследствие международной регистрации товарного знака, может быть прекращена полностью или частично, если национальный товарный знак в стране происхождения по тем или иным основаниям в судебном или административном порядке прекращает пользоваться правовой охраной. Во-вторых, ничто не препятствует владельцу международной регистрации в любое время отказаться от охраны товарного знака в одной или нескольких странах (ст. 8bis Мадридского соглашения). Оба эти момента необходимо учитывать лицензиату, для того чтобы минимизировать негативные аспекты возможного изменения в правовом статусе товарного знака. Например, в обязанностях лицензиара можно выделить действия по приложению всех возможных усилий для предотвращения таких ситуаций и предусмотреть договорные меры ответственности за ненадлежащее выполнение этих обязанностей.
<2> Страной происхождения считается страна, где заявитель имеет основное место деятельности, жительства, или страна гражданства.
Передача прав на товарный знак, зарегистрированный по Мадридской системе, требует выполнения формальностей – уведомления Международного бюро и регистрации в этом органе. В соответствии со ст. 9 Мадридского соглашения сведения и обращения за выполнением этих формальностей осуществляются через компетентное ведомство страны – владельца товарного знака <3>.
<3> В большинстве случаев такой страной является страна происхождения, но может быть и иное государство, например, в результате уступки прав на товарный знак. Подробнее см. ст. 9bis Мадридского соглашения.
В отношении товарного знака, охраняемого по Мадридской системе, возможна передача с ограничением и количества стран, и круга товаров, для которых он зарегистрирован. Ситуация, описанная в п. 2 настоящей статьи, вполне подпадает под оформление одним договором, когда для нескольких государств (например, для Республики Беларусь и Российской Федерации) действует международная регистрация. Причем это верно даже несмотря на то, что товарный знак, зарегистрированный по Мадридской системе, все же не является единым объектом правовой охраны, а представляет собой совокупность национальных товарных знаков по законам нескольких стран Мадридской системы, для которых он зарегистрирован (т.е. стран, которые были указаны в заявке на международную регистрацию, исключая те из них, которые отказали в предоставлении охраны по правилам ст. 5 Мадридского соглашения).
Необходимо принимать во внимание, что государства, для которых произведена международная регистрация, имеют право не признавать действительной уступку, если товары или услуги, в отношении которых осуществляется передача, схожи с теми, для которых знак остается зарегистрированным в пользу лица, осуществляющего такую передачу (п. 1 ст. 9ter Мадридского соглашения). Ничего кардинально нового в правилах Мадридского соглашения нет, национальное право также содержит такое ограничивающее условие (например, оно предусмотрено в п. 2 ст. 22 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII “О товарных знаках и знаках обслуживания”). Однако проблема заключается в том, что правоприменительная практика в разных странах имеет свои отличия. В результате для некоторых стран Мадридской системы знак может быть не передан.
Для договоров уступки товарного знака, зарегистрированного по Мадридской системе, очень важным вопросом является национальность нового владельца. Во-первых, согласно п. 2 ст. 9bis Мадридского соглашения новым владельцем может быть только лицо, имеющее право на регистрацию по правилам Мадридской системы. Во-вторых, компетентное ведомство страны, к которой принадлежит новый владелец, должно дать свое согласие на уступку, если знак передается до истечения пятилетнего срока со дня его международной регистрации (п. 3 ст. 9ter Мадридского соглашения).
3.2. Передача прав на товарный знак Сообщества (далее – ТЗС). ТЗС – это единый объект правовой охраны, поэтому полная передача прав на него подчинена довольно строгим правилам. ТЗС регистрируется, действует и соответственно уступается только в отношении всей территории ЕС. Лицензионный договор регулируется довольно либерально и может предусматривать передачу прав на ТЗС только для части территории ЕС.
Регламент 207/2009 разделяет вопросы регистрации договоров уступки и лицензионных договоров. В обязательном порядке они должны быть зарегистрированы в ВГВР по обращению одной из сторон. Согласно ст. 23 Регламента 207/2009 действия по полной и частичной передаче прав на ТЗС получают правовой эффект для третьих лиц во всех странах – членах ЕС только после регистрации в ВГВР и внесения соответствующих сведений в Реестр ТЗС. Исключения предусмотрены для случаев передачи исключительных прав вместе с предприятием, универсального правопреемства, а также если третье лицо приобрело права в отношении знака после формальных процедур в ВГВР, но знало об акте передачи на дату его совершения.
Договоры уступки прав на ТЗС должны быть совершены в письменной форме, должным образом подписаны сторонами и без регистрации являются недействительными. Для лицензионных договоров аналогичные императивные предписания не установлены.
В Регламенте 207/2009 интересным образом раскрыты очень важные вопросы взаимоотношений лицензиара и лицензиата. Позиция лицензиата может быть значительно упрочена, если лицензиар наделяет его полномочиями по осуществлению действий по защите переданных исключительных прав. Регламент 207/2009 предусматривает, что при отсутствии детализации этого вопроса в договоре лицензиат может инициировать процедуры в целях пресечения нарушений прав на ТЗС только с согласия лицензиара. Однако обладатель исключительной лицензии вправе действовать после формального уведомления лицензиара и бездействия последнего. Период для принятия решения лицензиаром в Регламенте 207/2009 не определен, он обозначен как соответствующий обстоятельствам дела. В договоре целесообразно его конкретизировать. Кроме того, любой лицензиат может вступить в начатый процесс о нарушении прав на ТЗС и заявить свои убытки.
Охарактеризованные выше правила практически исчерпывают унификационный стандарт Регламента 207/2009 о содержании обязательств сторон договора передачи прав на товарный знак. Наряду с правилами Регламента 207/2009 о договорах полной и частичной передачи прав на ТЗС может применяться национальное право стран-членов, определяемое в соответствии с коллизионными нормами (в частности, по правилам Регламента Совета ЕС и Европейского парламента от 17.06.2008 N 593/2008 “О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам (“Рим I”)”) (ст. 101 Регламента 207/2009). Для решения вопроса о статусе ТЗС как объекта прав отсылка сделана к праву страны-члена, в которой владелец имеет постоянное место жительства или деятельности, а за исключением таковых – к праву Испании, где расположено ВГВР (ст. 16 Регламента 207/2009).