На рассмотрение Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь поступил проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания» (далее — законопроект) <1>.
<1> Текст законопроекта доступен по адресу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015003001.
С учетом того значения, которое имеет товарный знак как инструмент в конкурентной борьбе товаропроизводителей, данный законопроект вызывает особый интерес.
Сразу же следует отметить, что законопроект не предполагает радикальных изменений в существующей системе охраны товарных знаков и ориентирован в основном на приведение Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон) в соответствие с требованиями Сингапурского договора о законах по товарным знакам, подписанного в г. Сингапуре 27.03.2006 (далее — Сингапурский договор), а также устранение явных недостатков Закона. При этом хотелось бы также отметить, что целый комплекс проблем, связанных с охраной товарных знаков, не попал в поле зрения разработчиков законопроекта, что позволяет рассматривать предлагаемые изменения в законодательстве скорее как «косметические» правки, нежели серьезный его пересмотр.
Субъектный состав владельцев товарных знаков планируется оставить без изменений. В законопроекте лишь предполагается вместо термина «гражданин» использовать термин «физическое лицо». Неоднократно высказывавшиеся предложения о необходимости предоставления права регистрации товарного знака только юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность (индивидуальным предпринимателям, ремесленникам и т.п.), не были восприняты разработчиками законопроекта. Как следствие, отложено решение существующей проблемы недобросовестной регистрации товарных знаков лицами, не предполагающими их использование.
В законопроекте предлагается новое определение коллективного товарного знака. В действующей редакции статьи 18 Закона определено, что под коллективным знаком понимается товарный знак объединения юридических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками, что исключает возможность его регистрации объединениями, в которые входят не только юридические лица, но и (или) индивидуальные предприниматели. В законопроекте предлагается закрепить право на регистрацию коллективного знака за «объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречит законодательству государства, в котором оно создано». Однако даже при таком широком подходе без четкого ответа остается вопрос о том, может ли быть владельцем коллективного товарного знака объединение, являющееся юридическим лицом, либо такое право должно признаваться и за договорными объединениями юридических и (или) физических лиц.
Отдельные изменения коснутся оснований для отказа в регистрации товарного знака. Вместо предусмотренного действующей редакцией Закона запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, состоящего исключительно из знаков или указаний, используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, законопроект предлагает более широкий подход, предполагающий запрет на регистрацию также обозначений, в которых такие описательные знаки и указания занимают доминирующее положение.
Также предполагается более широко толковать возможное столкновение между обозначением, заявляемым на регистрацию в качестве товарного знака, и охраняемым промышленным образцом. В отличие от действующей редакции Закона, признающей в качестве основания для отказа в регистрации лишь тождественность конфликтующих объектов, законопроект учитывает также ситуацию их возможного сходства до степени смешения. При этом в отношении столкновения с промышленным образцом сделано уточнение о том, что речь должна идти о регистрации обозначения в отношении однородных товаров.
Кроме того, в законопроекте называется новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения — тождественность или сходство до степени смешения с наименованием охраняемого в Республике Беларусь селекционного достижения, право на которое возникло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Процедура регистрации товарных знаков не претерпит радикальных изменений. Планировавшийся переход к явочной процедуре регистрации знаков не нашел отражения в законопроекте, что можно считать абсолютно оправданным решением. Тем не менее стоит обратить внимание на отдельные из предлагаемых изменений, призванных в определенной мере эту процедуру упростить.
Во-первых, предполагается установить граничный срок проведения экспертизы, который должен составлять не более двух лет с даты принятия заявки к рассмотрению. Таким образом, предполагается выполнить требование, предусмотренное в перечне первоочередных мероприятий по реализации Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012 — 2020 годы, сократить средний срок рассмотрения заявки на регистрацию знака до 2,5 года.
Во-вторых, существенным новшеством процедуры регистрации станет предлагаемая публикация сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и принятой к рассмотрению, на официальном сайте патентного органа в сети Интернет. Основное значение такой публикации состоит в том, что лица, чьи законные интересы могут быть затронуты регистрацией товарного знака (владельцы конкурирующих товарных знаков, иных средств индивидуализации и др.), получат возможность препятствовать такой регистрации еще на стадии проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения.
В-третьих, законопроект содержит отдельную статью, посвященную восстановлению пропущенных сроков, связанных с процедурой регистрации товарного знака (сроков представления требуемых патентным органом документов, заявления ходатайства о повторной экспертизе, а также обжалования решения патентного органа). Заявителю будет предоставлена возможность заявлять ходатайство о восстановлении пропущенного срока не позднее трех месяцев со дня его истечения.
Следует обратить внимание на то, что в отношении иностранных заявителей вводится требование о том, что они должны вести дела, связанные с регистрацией товарных знаков в Республике Беларусь, через патентных поверенных, зарегистрированных в патентном органе Беларуси, если только иное не будет вытекать из международных договоров. Данное требование основывается на положениях статьи 4 Сингапурского договора и является признанной в мире практикой.
Закон предполагается дополнить нормами, определяющими порядок обращения за международной регистрацией товарного знака, о территориальном расширении международной регистрации, а также правилами преобразования международной регистрации в национальную заявку и замены национальной регистрации товарного знака международной регистрацией. Данные нормы не содержат ничего принципиально нового, а представляют собой закрепление в национальном законодательстве базовых положений действующих для Беларуси Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (заключено в г. Мадриде 14.04.1891) и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (подписан в г. Мадриде 28.06.1989).
Уточняются правила регистрации лицензионных договоров, договоров уступки исключительного права на товарный знак, договоров залога имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, а также изменений в указанные договоры. Данное уточнение состоит в том, что сама регистрация договоров получает статус государственной, при этом в Законе предполагается установить, что любой из указанных договоров или любое из изменений в них будут вступать в действие после названной регистрации. При этом в отношении регистрации лицензионных договоров нельзя не упомянуть о той коллизии, которая возникла в связи с присоединением Республики Беларусь к Сингапурскому договору. Согласно статье 19(2) Сингапурского договора Договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для осуществления любого права, которое лицензиат может иметь согласно законодательству этой Договаривающейся стороны, участвовать в начатом по инициативе владельца судебном разбирательстве в связи с нарушением прав на знак или получать путем таких процедур возмещение убытков, понесенных в результате нарушения прав на знак, который является предметом этой лицензии. Согласно ст. 19(3) Сингапурского договора Договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.
Согласно ст. 29(4) Сингапурского договора любое государство или межправительственная организация путем оговорки может заявить, что, несмотря на статью 19(2), она требует регистрации лицензии в качестве условия для предоставления лицензиату в соответствии с законодательством этого государства или межправительственной организации любого права участвовать в процедуре в связи с нарушением прав, начатой по инициативе владельца, или получения посредством такой процедуры возмещения ущерба, нанесенного в результате такого нарушения права на знак, который является предметом лицензии.
Согласно части второй статьи 26 Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 N 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» оговорка Республики Беларусь к международному договору не считается сделанной, если она не подтверждена при выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее данного международного договора. Согласие Республики Беларусь на обязательность для нее Сингапурского договора было выражено в форме ратификации. Закон Республики Беларусь от 10.12.2012 N 1-З «О присоединении Республики Беларусь к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам» (далее — Закон N 1-З) не предусматривает никаких оговорок.
Таким образом, присоединение к Сингапурскому договору без указанной оговорки и одновременное включение в национальное законодательство норм о недействительности незарегистрированных лицензионных договоров порождают неразрешимую коллизию. Выход в данной ситуации видится либо в отказе от обязательной регистрации лицензионных договоров, либо во внесении соответствующих дополнений в Закон N 1-З, составляющих эту самую оговорку.
Изменения коснутся и порядка признания регистрации товарного знака недействительной. В отличие от действующей редакции Закона, которая признает право подачи в Апелляционный совет при патентном органе возражения против регистрации товарного знака за любым лицом, законопроект предполагает признание права на подачу возражения за любым лицом только по абсолютным основаниям для отказа в регистрации знака, а по иным основаниям — только за лицом, являющимся заинтересованным в таком оспаривании. Уточнение представляется обоснованным, поскольку иные (относительные) основания для отказа в регистрации товарного знака должны дать ответ на вопрос, не будет ли заявленное обозначение в случае его регистрации в качестве товарного знака нарушать права и законные интересы третьих лиц.
Анализируя законопроект, нельзя не упомянуть о том, какие из существующих проблем, связанных с охраной товарных знаков, не нашли в нем своего решения.
Начинать работу по обновлению законодательства о товарных знаках, на наш взгляд, следует с ответа на вопрос о том, что следует считать товарным знаком. Действующее законодательство содержит ограничительный подход: согласно норме п. 2 ст. 1 Закона в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Таким образом, из числа возможных товарных знаков «выпадают» иные обозначения, такие как звуковые, обонятельные, световые, движущиеся, которые также способны идентифицировать товар (работу, услугу) и которые все чаще признаются товарными знаками в зарубежной практике.
Без должного внимания остается вопрос о содержании исключительного права на товарный знак. Суть проблемы состоит в том, что Закон в ст. 3 признает за владельцем товарного знака исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также запрещать использование товарного знака другими лицами. При этом понятие «использование товарного знака» раскрывается в ст. 20 Закона, однако перечисленные в ней действия имеют значение лишь для определения факта использования товарного знака в рамках споров о возможном досрочном прекращении охраны знака. Если же пытаться применить данное понятие для определения содержания исключительного права владельца товарного знака, то оно оказывается значительно шире определения того, что согласно норме ст. 3 Закона признается нарушением этого исключительного права. Налицо очевидная коллизия правовых норм, создающая определенные сложности при их практическом применении для защиты прав владельца товарного знака. При этом очевидно, что такие действия, как несанкционированное использование чужого товарного знака в рекламе, сопутствующей документации, повторение знака в доменном имени, называемые в качестве способов использования знака, также должны быть прямо названы в качестве действий, признаваемых нарушениями исключительного права на товарный знак в случае их несанкционированного осуществления.
Требуют серьезного анализа и, возможно, пересмотра нормы, определяющие статус общеизвестных товарных знаков. Закон предусматривает, что товарному знаку, признанному общеизвестным в Республике Беларусь, предоставляется неограниченная правовая охрана, состоящая в том, что владелец такого знака может запрещать регистрацию подобного обозначения в отношении любых товаров и услуг, а также защищать такой товарный знак в случае его несанкционированного использования в отношении любых товаров и услуг. Возможен более взвешенный подход в определении содержания прав владельца общеизвестного товарного знака, состоящий в том, что владелец общеизвестного товарного знака может запрещать использование тождественного или сходного до степени смешения обозначения только в отношении товаров (услуг), однородных со своими товарами (услугами), а также в отношении неоднородных товаров (услуг), если они могут ассоциироваться потребителями с его товарами (услугами). К слову, именно такой подход к определению объема правовой охраны товарного знака, признанного общеизвестным, закреплен в ст. 16(3) действующего в рамках Всемирной торговой организации Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и воспринят национальными законодательствами большинства стран мира. Также представляется обоснованным закрепление именно в Законе, а не в ведомственном акте, как это имеет место в настоящее время, основных критериев, по которым должна оцениваться возможность признания за товарным знаком статуса общеизвестного.
В связи с активным развитием интернет-торговли и интернет-рекламы актуальным становится вопрос о решении возможных конфликтов между владельцами товарных знаков и владельцами интернет-доменов. Решением может стать включение в перечень иных оснований для отказа в регистрации товарного знака случаев несанкционированного повторения в регистрируемом обозначении ранее зарегистрированного доменного имени, принадлежащего другому лицу, при условии, что товарный знак регистрируется в отношении товаров, однородных с теми, в отношении которых используется такое доменное имя.
Требуют серьезной доработки нормы Закона, посвященные договорным отношениям по поводу товарных знаков. Действующий Закон допускает как уступку (отчуждение) права на товарный знак, так и возможность предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору. В отношении лицензионного договора норма п. 2 ст. 23 Закона предусматривает, что такой договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Однако как обеспечить выполнение сторонами данного условия, Закон не поясняет. Возможным решением видится применение такого же подхода, как и действующий в отношении договора франчайзинга, а именно возложение на владельца товарного знака ответственности по требованиям, предъявляемым к лицензиату в связи с недостатками товара (услуги), на котором (в отношении которой) применяется предоставленный по лицензии товарный знак. Вопрос о том, какой характер должна носить такая ответственность — солидарный с лицензиатом или субсидиарный, требует дополнительного рассмотрения. Использование чужого товарного знака на основании заключенного договора франчайзинга, предполагающего обязательное использование фирменного наименования лицензиара, не позволяет потребителю однозначно установить производителя некачественного товара, в связи с чем предусмотренная законодательством солидарная ответственность франчайзера и франчайзи представляется обоснованной. В ситуации же использования на основании лицензионного договора только товарного знака возможность смешения товаров представляется менее вероятной, в связи с чем более обоснованным представляется вариант субсидиарной (дополнительной) ответственности владельца товарного знака по требованиям, предъявляемым к качеству товара лицензиата. Такая ответственность будет стимулировать владельца товарного знака осуществлять реальный контроль за качеством товаров лицензиата, маркируемых его знаком. При этом, как представляется, само требование Закона, обязывающее закреплять в договоре обязанность лицензиата обеспечивать качество производимого им товара «не ниже качества товаров лицензиара», представляется некорректным в связи с тем, что сам лицензиар может и не производить соответствующий товар либо его товар может не иметь стабильного качества. Более обоснованным представляется закрепление в Законе в качестве существенного условия лицензионного договора, заключаемого по поводу использования товарного знака, конкретных требований лицензиара к качеству продукции лицензиата, невыполнение которых повлечет ответственность как лицензиата, так и лицензиара.
Требуют определенного пересмотра и нормы, посвященные прекращению правовой охраны товарного знака. Действующий Закон называет две формы прекращения правовой охраны товарного знака — признание недействительным предоставления правовой охраны и прекращение правовой охраны товарного знака. Законодатель не дает определения тому, что следует понимать под признанием недействительным предоставления правовой охраны, однако из общего смысла правовых норм и отграничения этого понятия от понятия «прекращение правовой охраны» можно сделать вывод о том, что признание регистрации недействительной имеет ретроспективное действие. В связи с этим представляется нелогичным указание в качестве основания для признания регистрации недействительной на превращение товарного знака в процессе его использования в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 25 Закона). То, что товарный знак, утративший в процессе использования различительную функцию, должен лишаться правовой охраны, сомнений не вызывает, вот только применение в данном случае правил о признании предоставленной охраны недействительной означает, что она должна признаваться недействительной с момента регистрации знака и охватывать тот период, когда спорный товарный знак различительную функцию выполнял. Очевидно, что в данном случае речь должна идти только о прекращении правовой охраны товарного знака на будущее.
Особого внимания заслуживают вопросы рассмотрения споров, связанных с регистрацией товарных знаков. Закон в действующей редакции предусматривает, что споры, связанные с нарушением законодательства о товарных знаках, рассматриваются Апелляционным советом при патентном органе и Верховным Судом Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией. При этом возможности для заинтересованного лица обратиться за судебной защитой в значительной степени ограничены тем, что предварительным условием для обращения в суд в ряде случаев является рассмотрение спора в административном порядке. В частности, обязательный досудебный порядок рассмотрения спора в Апелляционном совете при патентном органе предусмотрен для рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, с которыми могут обращаться заинтересованные лица, считающие, что регистрация товарного знака нарушает их права. Срок рассмотрения возражения определен подзаконным актом и составляет 6 месяцев, при этом сама процедура рассмотрения спора Апелляционным советом при патентном органе не предполагает возможности принятия такой меры, как временный запрет на использование спорного знака. Это приводит к тому, что даже в ситуации очевидной «пиратской» регистрации знака лицо, чьи интересы ущемлены такой регистрацией, не имеет возможности обратиться за судебной защитой, в том числе пресечь его использование, до принятия решения о судьбе спорного знака Апелляционным советом при патентном органе.
В отдельных случаях действующий Закон вообще не дает возможности для обжалования действий патентного органа. Так, согласно норме п. 6 ст. 10 Закона заявитель, не согласный с решением экспертизы заявленного обозначения об отказе в регистрации знака, может лишь в трехмесячный срок со дня получения решения подать в патентный орган ходатайство о проведении повторной экспертизы; обжалованию, притом первоначально в Апелляционный совет при патентном органе, подлежит лишь решение, принятое по результатам повторной экспертизы.
Решение проблемы видится в признании за заявителем или иным заинтересованным лицом права на обжалование любого без исключений решения патентного органа, при этом с предоставлением возможности по своему усмотрению сразу обращаться в суд.
В завершение обзора нерешенных проблем хотелось бы обратиться к вопросу защиты прав владельцев товарных знаков. Закон в ст. 29 приводит развернутый перечень специальных мер, которые могут быть применены в отношении нарушителя. При этом в качестве возможных способов защиты Закон одновременно называет требование о прекращении нарушения, взыскание причиненных убытков, удаление с товара незаконно используемого товарного знака, арест или уничтожение товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак, а также наложение штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара, в отношении которого был незаконно применен товарный знак. Основная проблема применения вышеуказанной нормы состоит в том, что законодатель не дает однозначного ответа на вопрос о том, в каких случаях и в каком соотношении правообладатель может применять данные способы защиты, в частности о возможности одновременного требования возмещения убытков и уплаты штрафа. В идеале содержание статьи 29 видится следующим образом. Во-первых, мера имущественной ответственности, применяемой в отношении нарушителя, должна быть четко определена как альтернативная мера, в соответствии с которой требование уплаты штрафа возможно по усмотрению владельца знака вместо требования о возмещении убытков. При этом сам термин «штраф», имеющий публично-правовой характер, целесообразно заменить термином «компенсация».
Во-вторых, законодателю следует четко определить правила применения таких санкций, как удаление с товара незаконно используемого товарного знака (или сходного с ним до степени смешения обозначения), арест такого товара и его возможное уничтожение. В этом отношении очень полезным может оказаться законодательный опыт Российской Федерации: ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает для обладателя исключительного права на товарный знак возможность требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров и их упаковок, а в случае, если введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель может требовать от нарушителя лишь удаления за его счет с товара или его упаковки незаконно используемого знака, что не освобождает нарушителя от обязанности возмещения убытков или уплаты штрафа. При этом понятие «арест», неизвестное гражданскому праву, следует, очевидно, заменить понятием «конфискация» (ст. 244 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Перечисленные выше проблемы являются наиболее значимыми и не исчерпывают всего круга вопросов, требующих своего решения. Можно уверенно говорить о том, что законодательство о товарных знаках требует не отдельных изменений, а системного пересмотра. И у законодателей, на рассмотрении которых находится законопроект, есть возможность сделать Закон лучше.