Традиционный взгляд на проблему передачи прав на товарный знак — это правомерное снабжение товара маркировкой в процессе производства и выпуска его в оборот. В настоящей статье подойдем к проблеме шире и рассмотрим вопросы, которые могут возникнуть в процессе распространения товара, снабженного товарным знаком, на мировом рынке.
Наиболее распространенным способом передачи прав на использование товарного знака является заключение лицензионного договора. По белорусскому праву указание территории в лицензионном договоре о передаче прав на товарный знак не является существенным условием. По общему правилу, для того чтобы договор состоялся, в нем должен быть раскрыт его предмет и должны быть закреплены условия, которые названы в законодательстве как существенные. Для лицензионного договора это подразумевает описание товарного знака, перечисление передаваемых прав, а также закрепление обязательств сторон по обеспечению качества товаров лицензиата не ниже качества товаров лицензиара, включая порядок осуществления соответствующего контроля со стороны лицензиара.
Однако по причине территориального характера действия правовой охраны товарного знака для договоров о передаче прав на него вопросы территории имеют существенное значение. При заключении международных договоров такого рода (в первую очередь к ним относятся договоры, в которых участвуют лица разной национальной принадлежности по критериям «гражданство», «место постоянного жительства, учреждения или деятельности» и пр.) вопросы территории необходимо тщательно продумать.
В международный коммерческий оборот вовлечены миллионы товарных знаков. Сложно найти товар, в котором не использован товарный знак, причем многие товары снабжены несколькими товарными знаками. Товарный знак — это объект интеллектуальной собственности, который значительным образом осложняет свободное перемещение товаров. Исключительные права на товарный знак дают право его владельцу запрещать использование товарного знака другими лицами, включая совершение торговых операций с товаром, на котором имеются охраняемые товарные знаки (ст. 3 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — ЗТЗЗО)). Национальное и международное право последовательно развивается в направлении ужесточения борьбы с незаконным использованием товарных знаков. В ЗТЗЗО специально была введена статья, раскрывающая понятие «контрафактные товары» (п. 1-1 ст. 29). Проблема борьбы с распространением контрафактных товаров является ключевым вопросом Соглашения по борьбе с контрафактом 2011 года (АКТА). В Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) этой проблеме уделяется большое внимание.
Чрезвычайная актуальность проблемы торговых аспектов прав на товарные знаки заставляет включить в круг рассматриваемых договоров не только лицензионные договоры, которые в целом посвящены передаче исключительных прав, но и договоров по вопросам распространения товаров.
При осуществлении оптовой и розничной перепродажи товаров неизбежно возникает потребность выяснения правомерности использования товарных знаков, размещенных на самих товарах, их упаковке, этикетках и сопроводительной документации. Особенно сложные вопросы возникают в международной торговле. Неслучайно в Конвенции Организации Объединенных Наций «О договорах международной купли-продажи товаров» (заключена в г.Вене 11.04.1980) (далее — Венская конвенция) четко обозначена важность выяснения вопросов интеллектуальной собственности в отношении товара и закреплены правила распределения прав и обязанностей продавца и покупателя. Согласно ст. 41 Венской конвенции продавец обязан поставить товар свободным от любых прав третьих лиц. Однако если такие права основаны на правах интеллектуальной собственности, в частности если в товаре использованы товарные знаки, то по правилам ст. 42 Венской конвенции продавец несет обязанность учесть наличие правовой охраны в ограниченном числе юрисдикций, а именно в стране, где:
- товар будет перепродаваться или иным образом использоваться;
- находится коммерческое предприятие покупателя.
Избежать нарушения исключительных прав можно, либо получив разрешение у правообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности, либо руководствуясь положениями закона, допускающими свободное использование этого объекта. Во-первых, правомерное использование можно обеспечить путем заключения договора с правообладателем о передаче исключительных прав (договора уступки или лицензионного договора). Во-вторых, свободное использование чужих товарных знаков в коммерческом обороте возможно по принципу исчерпания. Согласно п. 5 ст. 20 ЗТЗЗО регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить другим лицам использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот в Республике Беларусь непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Введением в оборот является продажа или иная передача права собственности на товар.
Обратим внимание на то, что умолчание указанной статьи трактуется в пользу национального принципа исчерпания, ведь напрямую в п. 5 ст. 20 ЗТЗЗО ничего не сказано о последствиях введения товара в оборот за границей. Указанный нормативный правовой акт посвящен правилам регистрации и охраны товарного знака в Республике Беларусь (таков смысл преамбулы). Можно поставить вопрос о том, что рассматриваемая норма регулирует сугубо внутренние отношения, ведь когда ЗТЗЗО касается отношений с иностранным элементом, то устанавливаются особые правила и действия за границей особо оговариваются, как, например, в ст. 7 и 16 указанного Закона.
Определяющее значение для официального признания национального принципа исчерпания прав на товарный знак является постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 N 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания».
В отношениях между Республикой Беларусь и некоторыми другими странами действует региональный принцип исчерпания. В Соглашении о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (заключено в г.Москве 09.12.2010) (далее — Соглашение ЕврАзЭС), которое уже ратифицировано Республикой Беларусь, закреплено обязательство государств-участников ввести региональный принцип исчерпания. На основе ст. 13 Соглашения ЕврАзЭС не является нарушением исключительного права использование товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств-участников непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия. Региональный принцип исчерпания является непременным условием обеспечения свободы перемещения товаров в ходе региональной экономической интеграции. В Европейском союзе (ЕС) установлен региональный принцип исчерпания. Если товар, снабженный товарным знаком, введен в оборот правообладателем или другими лицами с его согласия на территории одной из стран-членов, то далее на всем пространстве ЕС он может свободно распространяться. Региональный принцип исчерпания не заменяет национальный или международный принцип исчерпания. В частности, страны — члены ЕС самостоятельно определяют международный или национальный охват исчерпания при ввозе товара с территории третьих стран.
Для действия принципа исчерпания важно, чтобы товарный знак и сам товар не страдали в процессе дальнейшего распространения. Так, товар не должен подвергаться значительным изменениям, а вспомогательные операции обработки, хранения, сортировки, упаковки и пр. не должны иметь своим следствием ухудшение качества товара.
Осложняют проблему легитимного использования исключительных прав на товарные знаки в международном коммерческом обороте длинные цепочки товаропроводящих сетей. От производителя к конечному потребителю товар проходит не одни руки. Причем далеко не всегда производитель / правообладатель контролирует территорию распространения товара.
В международном коммерческом обороте в отношении маркировки товаров необходимо решить следующие основные задачи:
- выяснить, есть ли правовая охрана, ориентируясь как минимум на перечень юрисдикций, указанных в Венской конвенции;
- обеспечить передачу прав на использование товарных знаков, если нет оснований для применения принципа исчерпания.
Эти задачи стоят перед любым участником международного коммерческого оборота. Не стоит полагать, что их можно отнести только к сфере интересов производителя / правообладателя.
Производитель / правообладатель заинтересован в том, чтобы на территории, куда он приходит со своими товарами и товарными знаками, у него действительно были исключительные права. Если это лицо осознанно выстраивает систему распространения своих товаров, то оно продумает вопрос о наделении своих контрагентов исключительными правами в необходимом объеме. Однако распространителям товаров необходимо самостоятельно обращать внимание на вопросы интеллектуальной собственности. Актуальность и сложность решения вышеобозначенных задач повышается по мере удаления товара от производителя / правообладателя. В международном коммерческом обороте не так уж редко встречается ситуация, когда лицо приобретает товар, но не может далее осуществлять с ним предпринимательскую деятельность в силу запрета со стороны других лиц, обладающих исключительными правами на товарный знак, воплощенный в этом товаре.
Исключительные права на товарный знак могут возникать в результате регистрации или использования. В Республике Беларусь правовая охрана товарного знака предоставляется только на основе его регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС). Предоставление исключительных прав, предусмотренных законодательством об охране товарных знаков, в отношении обозначения без регистрации в результате того, что данное обозначение довольно долго и последовательно использовалось в ходе коммерческой деятельности, возможно в ряде иностранных государств.
В этом плане широко известна специфика правовой охраны товарных знаков в странах системы общего права (США, Великобритания и др.). Важно обратить внимание на то, что в странах континентальной системы права возможность получения правовой охраны товарного знака в результате использования не такое уж редкое явление. Так, в Германии, стране с очень большим и привлекательным рынком распространения товаров, принят такой подход. Согласно п. 2 параграфа 4 Закона Германии об охране знаков (Markengesetz, 25.10.1994) в качестве равноценного основания возникновения охраны товарного знака наряду с регистрацией в компетентном ведомстве (о которой сказано в п. 1 параграфа 4) указано использование знака в коммерческом обороте.
Правовая охрана товарного знака может возникнуть на основе национальной, международной или региональной регистрации. Международная регистрация осуществляется по правилам Мадридской системы, базирующейся на Мадридском соглашении Всемирной организации интеллектуальной собственности «О международной регистрации знаков» (заключено в г.Мадриде 14.04.1891) (далее — Мадридское соглашение) и Протоколе к Мадридскому соглашению (подписан в г.Мадриде 28.06.1989). Республика Беларусь участвует в Мадридском соглашении и указанном Протоколе.
Международная регистрация знака по Мадридской системе позволяет значительным образом ускорить и удешевить получение охраны в нескольких странах. Право на международную регистрацию имеют граждане государств — участников Мадридского соглашения и Протокола 1989 года и лица, к ним приравненные. Вместо того чтобы осуществлять регистрацию знака в нескольких государствах на нескольких иностранных языках в соответствии с различными национальными процедурными правилами и инструкциями, можно подать одну заявку в Международное бюро непосредственно либо через национальное или региональное ведомство на одном языке по унифицированной процедуре. Заявка на международную регистрацию подается по Мадридскому соглашению на основе национальной регистрации. Согласно правилам Протокола 1989 года она может быть подана также на основе национальной заявки. В заявке на международную регистрацию должны быть указаны страны, в которых заявитель желает получить охрану, поскольку Мадридская система не предполагает автоматического предоставления охраны во всех государствах-участниках. Более того, страны, указанные в заявке, могут в течение года по Мадридскому соглашению, а по Протоколу 1989 года в течение полутора лет отказать в предоставлении охраны. Международная регистрация не ведет к появлению единого объекта правовой охраны. В каждом государстве товарный знак, зарегистрированный по Мадридской системе, будет охраняться как национальный товарный знак. В Мадридском соглашении содержится очень незначительное количество материальных норм, регулирующих режим правовой охраны. К наиболее важным из них относятся правила о сроке охраны (ст. 6 и 7 Мадридского соглашения). Срок действия международной регистрации и срок ее продления в 20 лет намного превышают соответствующие периоды, установленные по национальным законам о товарных знаках. В 2010 году количество международных регистраций пересекло миллионную черту. На сегодняшний день Мадридская система предоставляет наибольшие возможности по распространению территории охраны товарного знака в мировом масштабе.
Региональная регистрация товарных знаков осуществляется в Европейском союзе. Товарный знак Сообщества (далее — ТЗС) регистрируется в Ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке (Office for Harmonization in the Internal Market) (далее — ВГВР). Охрана ТЗС предоставляется для всех стран — членов ЕС и определяется единым правовым режимом. Участие ЕС в Мадридской системе (ЕС является самостоятельным участником Протокола 1989 года) позволяет указывать ЕС, т.е. территорию всех стран-членов сразу, в заявках, подаваемых на международную регистрацию. Поэтому наиболее сильными с точки зрения территории охраны являются товарные знаки, зарегистрированные по Мадридской системе на основе заявки (а лучше регистрации) в ВГВР. Вместе с тем получить охрану обозначения в качестве ТЗС довольно сложно. Необходимо трезво оценивать перспективы положительного решения о регистрации. Заявитель не может сократить территорию охраны в заявке, подаваемой в ВГВР. Абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации должны отсутствовать для всех стран — членов ЕС.
Единый правовой режим ТЗС означает, что практически все вопросы, связанные с действием ТЗС, определяются правом ЕС, а не правом стран-членов о товарных знаках. Основополагающим источником права ЕС в этой области является Регламент Совета ЕС 40/94 от 20.12.1993 о ТЗС (далее — Регламент 40/94), который неоднократно изменялся и дополнялся, и в настоящее время действует его кодифицированная версия — Регламент Совета ЕС 207/2009 от 26.02.2009 о ТЗС (далее — Регламент 207/2009). Возможность применения национального права стран-членов строго ограничена вопросами, не урегулированными в актах ЕС по ТЗС. В частности, к ним относятся правила возмещения ущерба за нарушения прав на ТЗС.
В странах — членах ЕС продолжают действовать национально-правовые системы охраны товарных знаков. При решении вопросов распространения охраны товарного знака на территорию стран — членов ЕС необязательно использовать систему ТЗС. Можно осуществить ряд национальных регистраций, указать в международной заявке несколько стран — членов ЕС. Национальные товарные знаки стран-членов и ТЗС действуют согласованно. Национальный товарный знак создает более ранние права против ТЗС и наоборот. Так, национальный товарный знак может служить относительным основанием для отказа в регистрации ТЗС, а также для признания произведенной регистрации недействительной. Обладатель более ранних прав может подать заявление о возражении против регистрации в течение 3 месяцев после публикации заявки ВГВР.
До внесения изменений Регламент 40/94 предусматривал, что правом на подачу заявки на регистрацию ТЗС обладают граждане стран — членов ЕС и ВТО, лица, на которые распространяется национальный режим по Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г.Париже 20.03.1883) (далее — Парижская конвенция), а также некоторые другие категории лиц на условиях взаимности. Теперь Регламент 207/2009 предусматривает, что любые лица могут подавать заявки в ВГВР. Если заявитель не является резидентом страны — члена ЕС, то он должен быть представлен в ВГВР лицом, специально уполномоченным осуществлять соответствующие услуги в области промышленной собственности на территории ЕС. Исключением из этого правила являются процедуры подачи заявки, которые могут быть осуществлены без содействия данных лиц. Заявка на регистрацию ТЗС подается в ВГВР напрямую либо через национальное или региональное (Бенилюкс) ведомство по товарным знакам. Возможна подача электронной заявки.
ТЗС регистрируется сроком на 10 лет с момента подачи заявки. Срок охраны может быть продлен на периоды такой же протяженности неограниченное число раз. Для этого правообладатель должен в течение последнего полугодия действия охраны обратиться с соответствующим заявлением в ВГВР.
Большинство обращений в ВГВР происходит из стран — членов ЕС. Больше всего заявок поступает из Германии и Великобритании. Среди третьих стран лидируют США и Япония. Незначительно количество обращений для государств, входивших ранее в состав СССР. Для Российской Федерации это несколько сотен заявок, для Украины — несколько десятков, на долю Республики Беларусь приходятся единичные случаи обращения. Это соответствует показателям наименее развитых стран мира: Бангладеш, Непала, Уганды.
Оформление прав на товарный знак в рамках юрисдикции одного или нескольких государств дает право его владельцу запрещать его использование на соответствующей территории. Однако принцип территориальности правовой охраны товарного знака не означает, что за пределами юрисдикции, где предоставлена охрана, товарный знак может свободно использоваться и владелец не сможет тем или иным образом защитить свои интересы в соответствующем обозначении.
- Во-первых, товарный знак, зарегистрированный в одном государстве, может без регистрации получить охрану по законам об охране товарных знаков другого государства в результате использования или по режиму общеизвестных знаков по смыслу ст. 6-bis Парижской конвенции.
- Во-вторых, обозначения, представляющие собой товарный знак или являющиеся его составной частью, могут охраняться как другие объекты интеллектуальной собственности. В качестве товарных знаков используются различного рода обозначения. В частности, согласно п. 2 ст. 1 ЗТЗЗО к ним отнесены словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Они могут выступать как средства индивидуализации участников гражданского оборота или товаров, в частности получать правовую охрану как фирменные наименования, что особенно актуально для словесных обозначений. Обозначения могут охраняться как географические указания, произведения, промышленные образцы. Отдельным вопросом является возможное нарушение правил пресечения недобросовестной конкуренции (ст. 10-bis Парижской конвенции, ст. 1029 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Например, регистрация товарного знака с целью использования чужого бренда может составить акт недобросовестной конкуренции и согласно подп. 1.3 п. 1 ст. 25 ЗТЗЗО быть признана недействительной при наличии решения антимонопольного органа или суда о признании действий, связанных с регистрацией, актом недобросовестной конкуренции.
- В-третьих, в условиях современного международного коммерческого оборота есть много ситуаций, когда сложно сделать совершенно четкую территориальную привязку для деятельности по использованию товарного знака. Ярким примером является электронная коммерция через Интернет. Вместе с тем и в офлайн отношениях есть трансграничные аспекты. Интересы правообладателя могут быть существенно затронуты зарубежной деятельностью, которая может привести к нарушению прав в государстве регистрации. Например, это относится к производству товаров, снабженных товарным знаком в иностранном государстве, в целях экспорта в государство регистрации товарного знака.